新产品制造方法专利侵权案例评析 ——以张喜田诉欧意公司等方法

本文以新产品制造方法专利侵权判定为研究主题,自《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》发布后,张喜田诉欧意公司等专利侵权案成为第一起由最高人民法院审理的案例。该案引起学界与实务界对新专利司法解释第十七条、专利法第五十

  一、张喜田诉欧意公司等方法专利侵权案

  (一)案情简介

  氨氯地平作为一种拮抗剂,经拆分后所得的两种化学物质具有良好的医疗作用。2000年2月21日,张喜田对其发明的一种“氨氯地平对映体的拆分”的方法向专利局申请专利,该方法经审核后于2003年1月29日被授予专利权,专利号为ZL00102701.8。该方法可以高效拆分氨氯地平,进而得到消旋体中的氨氯地平和对映体R-(+)-氨氯地平。
  值得注意的是,早在1995年3月6日,案外人辉瑞研究与发展公司申请了一项名为“由阿罗地平的非对映体的酒石酸分离其对映体”的发明专利,并在2001年被授予专利权,获批专利号95192238.6,该方法亦可用于制造S-(-)-氨氯地平。然而在以上两项专利公开之前,我国国内尚无制造上述拆分物质的工业技术。
  张喜田的方法发明在公开后不久,一种名为马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片的新药“玄宁”在石家庄市场上广泛流通。经查证,该药物的生产经三家制药集团合力完成,中奇公司系该药物的研发商,华盛公司系药物原始材料的生产商,另一制药集团欧意公司系最终药片的生产商,但三家公司相互独立,吉林省玉顺堂药业有限公司对该药物进行销售。
  在该案中,欧意公司在以上两位专利权人的基础上对助剂进行修改,于2003年12月5日申请了一项名为“一种光学活性氨氯地平的拆分方法”的专利,并于两年后被授予专利权,专利号为200310119335.7。
  为制止以上侵权行为的继续,2005年2月,张喜田前往吉林省长春市中级人民法院,诉称以上四位被告侵犯其专利权,请求立即停止生产销售马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药并承担本案全部诉讼费用以及因本案发生的鉴定费、律师费和其他费用。[张喜田诉欧意药业有限公司等侵犯发明专利权纠纷再审案,最高人民法院民事判决书(2009)民提字第84号民事判决书。]

  (二)法院判决

  1.一审判决结果及审理依据
  庭审过程中,包括中奇公司、华盛公司、欧意公司在内的三位生产商向一审法院提交了欧意公司于2005年12月14日被授权专利的发明专利申请公开说明书,意图证明其所生产销售的马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药系利用欧意公司享有专利权的方法,并未使用张喜田的专利方法。经原告提出鉴定申请,为证明证据的真伪性,法源司法科学证据鉴定中心受法院委托使用了欧意公司享有专利权的方法对氨氯地平进行拆分鉴定,但检验报告显示,被告所提供的方法不能达到制药目的。
  一审法院认为,原告获授权的方法发明属于新产品的制造方法,其保护范围延及被告所生产的产品,根据第五十七条第二款的规定,被告适用举证责任倒置,由于其不能证明其生产方法与原告的专利方法不同,因此,依照《专利法》的相关规定,做出如下判决:一、三公司停止对涉案专利权的侵害行为,并承担案件审理费和鉴定费。二、对原告的其他诉讼请求不予支持。[张喜田诉欧意药业有限公司等侵犯发明专利权纠纷再审案,吉林省高级人民法院(2006)吉民三终字第146号民事判决书。]
  2.二审判决结果及审理依据
  一审判决生效前,中奇公司、华盛公司、欧意公司以“专利方法实施中需要实验人员的经验、技巧和诀窍”为由,向吉林省高院提起上诉。三被告认为法源中心出具的检验报告错误,提出现场勘探请求,但未被法院采纳。经查明一审法院认定的事实,二审法院认为,在被告未能提供充分证据证明其所生产产品的方法不同于原告专利方法情况下,其以生产经营为目的,生产并销售马来酸左旋氨氯地平以及马来酸左旋氨氯地平片的行为侵犯原告专利权,应当承担相应的侵权责任,一审判决结果并无不妥,遂判决驳回上诉,维持原判。[张喜田诉欧意药业有限公司等侵犯发明专利权纠纷再审案,吉林省长春市中级人民法院(2005)长民三初字第36号民事判决书。]
  3.再审判决结果及审理依据
  欧意公司以原告方法专利不属于新产品制造方法、依照原告方法获得的原始产品与被控侵权产品不同、被控侵权产品的制造方法与涉案专利方法系不同的技术方案三点为由,向最高法院申请再审,请求判决其不承担侵权责任。最高人民法院采纳了欧意公司的现场勘探请求,对其制造药物的方法组织了现场勘验,在本次勘验中,得出了与一二审法院截然不同的结果:欧意公司的实验人员依照其自身的专利方法对氨氯地平进行了拆分实验,成功获得了涉案侵权产品。
  最高人民法院经查明认可了原告方法专利属于新产品的制造方法,但其保护范围未延伸至被告所生产的经加工处理的“后续产品”,因此不能适用举证责任倒置,原告在举证被告侵权不充分的情况下应承担败诉风险。原审法院忽视了专利方法侵权案件的专业性,应当委托实验操作人员而非普通法源中心的鉴定意见。遂判决撤销一、二审判决,驳回张喜田的诉讼请求。[同注释1。]

  二、对本案争议焦点的思考与分析

  由于方法发明的专业性较强,存在技术鉴定、举证责任分配等问题,因此司法者在侵权判定时常常存在困扰。研读最高院判决书中有关审理新产品制造方法专利侵权案的细节,可以发现本案争议焦点主要有三个:1.张喜田专利是否属于新产品的制造方法专利;2.张喜田专利的保护范围是否延及被控侵权产品;3.该案举证责任的分配问题。本文将会对这三个争议焦点展开分析。

  (一)张喜田专利是否属于新产品的制造方法专利

  1.法院在原告专利是否属于“新产品制造方法”上的裁判
  根据第二次修改后的《专利法》第五十七条第二款的规定:“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的,制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”
  一审法院认为,“新产品”是指国内尚无利用涉案专利方法生产的产品。在本案中,辉瑞公司是最早享有涉案相关专利的专利权人,但辉瑞公司并未利用其专利方法制造产品,原告张喜田所生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂比涉案侵权产品上市时间更早。因此,在被告不能提供相关证据证明其观点的情况下,应当认为原告专利属于新产品的的制造方法专利,涉案专利应为新产品的制造方法专利。二审法院维持一审法院的裁判。再审法院认为,由于对欧意所提交的辉瑞公司的方法专利进行拆分实验时,所获得的中间产物与原告方法获取的不一致,因此,辉瑞专利在原告专利的申请日之前并未公开以上中间产物,再审法院仍然认可涉案专利应当属于属于新产品制造方法专利。
  2.该案对“新产品”认定标准的理解
  对于新产品的认定标准问题,三级法院给出了两种观点。其一,认为“新产品”是指“国内市场上没有上市的产品”。一审法院首创性提出这一观点,而二审法院在被告上诉明确质疑“国内上市论”标准时,对此问题却没有回应,默认一审所采取的认定标准。显然,使用这一观点存在明显的逻辑问题,因为方法与专利的关系是方法在前、产品在后,使用这一标准将导致所有的专利方法均符合“新产品的制造方法”,该观点误将“专利产品上市日”作为“专利申请日”进行分界,且具有盲目套用证据之嫌,因为法院特地强调了“尚无依照辉瑞公司专利方法制造的相关产品在中国上市”。其二,即绝对的新颖性标准。最高人民法院的判决表明,应当采用《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》中关于新产品的认定标准,即以专利申请日为界点,在此前被公众所知的产品就不属于专利法意义上的新产品。
  在本案中,张喜田的方法专利是否属于新产品制造方法的问题?一审过程中,张喜田以某专利代理机构作出的检索报告作为证据,用以证明依照其专利方法直接获得的产品是“新产品”,然而,从理论上讲只有专业检索服务机构出具的检索报告才可作为证据予以采信,一审法院认同原告的做法实属不妥。对于该问题,再审判决给予了较好的回应,其在判决中分析道,依照原告专利权利要求书内容,左旋氨氯地平或右旋氨氯地平并不是依照其专利方法直接获得的产品,无论是依照原告方法专利还是辉瑞公司的方法专利,所直接获得的产品都是“制造左旋氨氯地平或右旋氨氯地平的中间产物”,但由于通过以上两种方法获得的中间产物并不一致,因此辉瑞公司的方法专利并未公开依照原告专利方法直接获得的产品,原告方法专利依据“绝对的新颖性标准”应当属于新产品制造方法专利。

  (二)张喜田专利的保护范围是否延及被控侵权产品

  1.法院对原告方法专利是否延及被告产品的裁判
  根据第二次修改后的《专利法》第十一条,方法专利权的保护范围应仅限于依照该专利方法直接获得的原始产品,而不能延及对原始产品作进一步加工后获得的后续产品。[《中华人民共和国专利法》第十一条:“发明和实用新型专利权被授予后,除本法另有规定的以外,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。”]
  一审法院认为,利用原告方法获得的左旋氨氯地平若需投入使用,必须与其他化学物质作用反应后才能成为产品,如果认定涉案专利获得的原始产品仅仅是左旋氨氯地平将太过局限。因此,被告生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂不可避免的应当也纳入原始产品范畴内,将涉及侵权问题。二审法院维持一审法院的裁判。但再审法院经现场勘验,被告生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平系对依照原告专利方法直接获得的产品的加工处理。因此,被告生产的左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平及其片剂并未落入侵权范围。
  2.该案对方法专利延伸保护范围的理解
  由于申请方法专利时,其权利要求书只是针对该方法的技术特征进行了说明,并没有对依照专利方法制造的产品的技术特征进行说明,因此,界定方法专利的延伸保护范围就在于如何界定“依照专利方法直接获得”的产品范畴。在一审、二审与终审判决书中,出现了两种截然不同的观点。一、二审法院认为,被告生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂应当也纳入原始产品范畴内。而根据终审现场勘验,最高人民法院的最终观点是,被告生产的是相较原始产品的后续产品,张喜田专利的保护范围不能延及被控侵权产品。
  从最高人民法院对该案的判决来看,其将“使用专利方法获得的原始产品”与“依照专利方法直接获得的产品”划等号,前者既等同于后者,后者也等同于前者。乍一看最高院的理解与《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十三条第一款的理解[2009年《最高院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十三条规定:
  “对于使用专利方法获得的原始产品,人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品。对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为,人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品。”]相一致,但经仔细研读可发现,该司法解释仅仅认为“使用专利方法获得的原始产品”可作“依照专利方法直接获得的产品”理解,并未说明后者也可理解为前者。因此实际上,最高院的判决实际上缩小了方法专利的延伸保护范围,认为其不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。

  (三)该案举证责任的分配问题

  1.法院对该案举证责任的分配
  若适用《专利法》第五十七条第二款的举证责任倒置,需原告提供证据证明涉案侵权产品与依照其专利方法制造的产品属于同样的产品,否则,被告欧意公司无需承担证明其生产被控侵权产品的方法不同于涉案专利方法的举证责任。
  一审法院认为,在符合“新产品的制造方法”、属于“直接获得的原始产品“等前提下,被告应当提供证据证明其产品制造方法不同于专利方法。庭审过程中,虽然欧意公司向一审法院提交了相关证据证明未使用张喜田的专利方法,但司法科学证据鉴定中心的检验报告显示,被告所提供的方法不能达到制药目的。因此,三被告未能证明其产品制造方法不同于涉案专利方法,构成侵权。二审未采纳上诉人进行现场勘验的请求,支持一审裁判。但再审法院认为,在本案中,张喜田提供的证据并不能证明被告生产相关药物的过程中也制造出依照原告专利方法获得的中间产物,因此,原告提供的证据并不足以证明被告药片与依照其专利方法直接获得的产品属于同样的产品,且现场试验结果成功制得被控侵权产品,各个证据相互印证,本案不应由被告承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。
  2.该案适用举证责任倒置的逻辑
  在本案中,一、二审以及再审法院均认同的一点是,在涉及新产品制造方法的侵权纠纷案件中,若适用《专利法》第五十七条第二款的举证责任倒置,只有在权利人能够证明依照专利方法制造的产品属于新产品,并且被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样的产品这两个条件同时满足的情况下,才由被诉侵权人承担证明责任。[朱魏:《制造方法专利之侵权举证责任研究》,华东师范大学硕士学位论文,2012年,第7页。]因此,是否适用《专利法》第六十一条第一款规定的举证责任倒置,关键是确定“新产品”和“同样产品”。三级法院均认可原告的方法专利属于新产品的制造方法,但是就被告产品是否与依照原告专利方法制造的产品属于同一产品的问题上存在分歧。
  最高人民法院认为原告没有提供证据证明被告在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂的同时,也制造了依照原告方法专利得到的“中间产物”,也就无法证明被告制造了“同样产品”,因此,欧意公司无需承担举证证明其制造方法不同于原告方法专利的责任。

  三、张喜田诉欧意公司等方法专利侵权案中存在的问题

  (一)“新产品”的认定标准

  1.“新产品”认定标准的立法沿革
  在2009年前,关于专利法意义上的“新产品”的具体概念,无论是《专利法》还是《专利实施细则》均未给出答案,这也是各个案例、各个法院认定“新产品”时标准不统一的原因。这一现状直接导致的就是判决书观点混乱,如有的法院根据字面意思认为“新产品”是指国内市场上第一次制造的产品,有的认为“新产品”仅局限于医药领域,且必须由国家食品药品监督管理局批准才可称之,理解上的错误未经纠正甚至出现审判结果同案不同判的局面。[孙海龙等:《审理侵犯新产品方法专利权案件的几个问题》,载《电子知识产权》,2009年第6期,第68-69页。]2009年12月,随着《专利法》第三次修改的推进,最高人民法院发布了《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》,其中第十七条对“新产品”给出了解释,即参照新颖性标准,采用了“在专利申请日以前为国内外公众所知”的标准来界定是否属于“新产品”,其表述与《专利法》第二十二条所规定的“现有技术”相类似。
新产品制造方法专利侵权案例评析 ——以张喜田诉欧意公司等方法
  2.最高院认定“新产品”存在的问题
  首先,以专利申请日为时间标准界定“新产品”,固然扩大了“新产品”的范围,对方法专利权人有利,但是也存在相应问题。随着专利有效期的推进,使用其他方法生产与原专利方法同样的产品,若毫无差别地以“绝对新颖性为标准”,将导致被告一律应适用举证责任倒置,被迫公开其生产方法,用以证明不同于原告专利方法,这忽视了被告对其商业秘密享有的权利,也破坏了正常的市场竞争秩序,有违公平。
  其次,最高人民法院界定“新产品”的标准是以依照方法专利获得的“原始产品”为标准,事实上缩小了“新产品”的范围。依照最高人民法院的理解,“新产品”是指依照方法专利获得的“原始产品”,不包括对其作进一步处理后获得的后续产品,且在专利申请日之前它不为国内外公众所知悉。[何怀文:《方法专利的“延伸保护”和新产品制造方法专利侵权诉讼中的举证责任倒置》,载《中国专利与商标》,11年第2期,第5页。]这种观点并没有抓住核心问题——“新产品”是否具有申请日以前技术方案不享有的技术特征。如果经过加工处理的后续产品仍然具有原始产品的技术特征,那么也应当被纳入“新产品”的范畴内。

  (二)方法专利延伸保护范围

  最高院解释标准或许在张喜田案中有一定的合理性,但如果作为权威司法裁判标准被无差别地适用全部案件,将可能对专利权人的利益产生损害。尤其对于医药领域,最终的医药产品往往是要在原始产品的基础上进行加工处理后才能上市,那么在这种情况下,哪怕是诸如研磨捣碎等没有改变实质的加工行为,也无法受到方法专利保护范围的规制,这显然有失公平。因此,这一标准若不对后续加工措施加以区分,很可能使得恶意市场主体通过没有价值性的加工处理措施绕过方法专利的保护范围,堂而皇之对专利权人的方法加以利用。

  (三)举证责任倒置的适用

  显然,最高人民法院界定“同样产品”的依据仍然是看被控侵权产品是否是由方法专利所制造的原始产品,与延伸保护范围涉及的问题一致,即这种界定标准是否可以被普遍使用?需要予以明确的是,《专利法》第六十一条摒弃“谁主张,谁举证”,转而设置举证责任倒置制度的原因,主要是考虑到专利权人往往基于涉嫌侵权人的阻挠而难以收集证据的困境。在依照专利方法获得的产品是“中间产物”的情况下,原告只有在证明被告制造侵权产品过程中也产生了该“中间产物”,才能基于“同一产品”的前提条件要求被告举证。但是,权利人一般来说很难自由地进入被告生产产品的车间等场所,获取被告生产“中间产物”的直接证据。因此,如果按照最高院的这种裁判思路,这种对于原告过于苛刻的举证要求,将会导致恶意侵权人提取方法专利中的核心技术特征,加以使用后,通过销毁“中间产物”亦或操作生产步骤免于举证责任倒置的法律风险。

  四、针对张喜田诉欧意公司等方法专利侵权案中的建议

  (一)“新产品”应以技术特征进行界定

  在专利法视野下,“产品”实际上是一系列技术特征的集合,因此要考察是否属于方法专利侵权案中的“新产品”,最为关键的应该是被告生产的产品是否依据原告方法的技术特征直接制取,而不是把关注点放在申请日前是否有原始产品被公众知悉。当产品经过浅显的加工处理后,有可能不再保留原始产品的形态,但原始产品的核心技术特征仍在,这时仍然采用“原始产品”标准将缩小“新产品”的范围,限制了《专利法》第六十一条第一款在实际案件中的适用。但如果以产品是否保留了原方法专利的技术特征进行界定,那么就可以解决以上矛盾。

  (二)适用“本性说”认定方法专利延伸保护范围

  “本性说”,即透过该产品的本质属性,在方法专利中主要是指其技术特征,进而判断其是否应纳入方法专利的延伸保护范围,如果被告只是对原始产品进行一些浅显的后续加工,那么该产品仍然与原方法专利的技术特征联系紧密,则认定其与原始产品的“本性”无差别,原告可基于其方法专利请求法院予以保护。因此,在明确专利方法延伸保护范围时,可借用“其与方法专利之间的显著内在联系”之紧密来分析其是否属于依照专利方法直接获得的产品。将“直接获得产品”的概念理解为产品本性并未改变。[潘晓峰:《论方法专利的权利延伸问题》,载《南京大学法律评论》,1995年第1期,第161-162页。]这种做法将获得延伸保护的抽象前提“依专利造方法直接获得产品”具备可操作性,既体现了方法专利延伸保护促进专利权人利益的实现,也统一了司法认定标准,避免恶意侵权人试图钻法律漏洞,利用原专利方法制造产品却逃脱侵权责任,有效遏制侵权行为。

  (三)“同样产品”的认定标准

  《专利法》第六十一条第一款所述“同样产品”在我国专利法律制度与理论界都没有得到权威的界定,因此,司法实务界对“同样产品”的认定标准也未得到统一。对于该问题,事实上与“新产品”的界定面临同一困境,其二者的本质是一样。对“同样产品”如何进行界定,实际上是专利权人与社会公众之间的利益平衡,如果解释范围过大,将不利于社会公众利益并抑制专利研发的积极性;如果对解释范围过小,则对于专利权人不公平,不利于维护其合法利益。在该问题上,仍然要抓住方法专利的核心要素——技术特征,看两者的核心技术特征是否相似,如果原专利方法的技术特征与制造被控侵权产品方法技术特征相似,则构成相同产品的可能性越高,而不应仅限于对产品的浅层观察。

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